延長された特許権の効力範囲
知財高裁平成２９年１月２０日は、延長された特許権の効力の及ぶ範囲に関し、
- 「物」についての特許発明の文言どおりの実施と、これと実質同一の範囲での当該特許発明の実施のいずれをも含むものと解すべき、
- 政令処分で定められた構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは、医薬品と政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれる、
と判断しました。具体的な類型としては、
(1) 医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長登録された特許発明において，有効成分ではない「成分」に関して，対象製品が，政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき，一部において異なる成分を付加，転換等しているような場合，
(2) 公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において，対象製品が政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき，一部において異なる成分を付加，転換等しているような場合で，特許発明の内容に照らして，両者の間で，その技術的特徴及び作用効果の同一性があると認められるとき，
(3) 政令処分で特定された「分量」ないし「用法，用量」に関し，数量的に意味のない程度の差異しかない場合，
(4) 政令処分で特定された「分量」は異なるけれども，「用法，用量」も併せてみれば，同一であると認められる場合
が挙げられています。
(1) の類型については、延長された特許権の効力の及ぶ範囲は、もう少し広くて良いと思います。周知慣用ではない成分を添加する（例えば、新たな添加剤を開発して添加する）場合には、延長された特許権の効力が及ばないとすると、後発側としては、常時、新たな添加剤をストックしておき、順次添加することにより、延長された特許権の効力範囲から逃れられることになってしまいます。
先行発明が、有効成分及び効能・効果（用途）の発明である場合には、その発明の重要性と、付加される添加物の役割との比較から、生物学的同等性の範囲（つまり、いわゆるジェネリックの範囲）が実質同一の範囲と解してもよいのではないかと思います。
延長された特許権の効力と実質同一物
東京地判平成２８年３月３０日は、延長された特許権の侵害が争われた最初の事案といわれています。
延長された特許権の効力について、特許法６８条２のは、以下のとおりです。
「特許権の存続期間が延長された場合（第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。」
旧薬事法及び現薬機法の場合、用途が効能・効果なのか用法・用量まで含むのかはともかくとして、承認には用途が定められています。したがって、延長された特許権の効力は、「物」及び「用途」で画されます。
この「物」及び「用途」の解釈を巡っては、従前より、特許庁は、「物」は有効成分、「用途」は効能・効果と解釈してきたところ、最近の知財高裁の判決（とりわけ、知財高判平成２６年５月３０日の傍論）とは、これを否定しています。当該判決によると、「物」は有効成分に限られず、成分すべてによって特定され、「用途」は、効能・効果だけでなく用法・用量も含みます。
当該判決のように物及び用途を解釈すると、「物」及び「用途」で画される範囲とは、承認を受けた品目のレベルに具体化されます。そのような範囲では、特許権の延長は無力になってしまうのではないか、簡単に回避されてしまい（例えば、添加物を入れ替えて「物」を違えることによる。）、後発薬が簡単に参入できてしまうのではないか、との反論があるところです。
この問題について、当該判決は、均等物や実質的に同一と評価されるものが含まれると判示しています。この判示に対し、均等物はどのような趣旨か、均等論と異なるのか、実質的同一物の外延が不明確ではないか、との反論のあるところです。
もっとも、実質的同一の範囲についても法の適用を認めることは、この論点に特有のことではありません。東京地判平成１０年１０月７日判タ９８７号２５５頁は、均等論に関し、譲渡担保及び事実婚の例を挙げ、法の実質主義を説明しています。知財でも、不競法の形態模倣では、デッドコピーに限らず、実質的な同一物も対象とされています。延長された効力の範囲についても、実質主義を適用することに障害があるわけではありません。
「 特許発明の構成と対象製品の対応する部分が異なっていても、右のような要件を具備する場合に、対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許請求の範囲に属するものとするのは、例えば、物の譲渡、代物弁済予約という所有権移転契約（予約）の形式をとっているものの実質が担保である場合には、法的にも譲渡担保、仮登記担保等の担保として扱い、婚姻の届出は欠く点で形式的には婚姻の要件を具備しないが、それ以外は夫婦としての実質を具備した男女の関係を内縁として婚姻に準ずる法的保護を与えること等に表われる、法の形式的適用から生ずる不公正を是正するための、法の実質主義とでもいうべきものに根拠を置くものと解すべきである。」
均等論は、特許請求の範囲の存在を前提とした議論であり、延長された特許権の効力について用いることはできません。均等物及び実質的同一物は、法の実質主義という点で均等論と共通するものの、均等論ではありません。
製薬業界の各会社にとっての予見可能性という観点からは、実質同一物の類型化が望まれます。有効成分及び効能・効果の特許については、生物学的同等性の範囲で、実質同一の範囲が認められる方が良いでしょう。有効成分と添加物との組み合わせの特許については、実質同一物の議論の前に、添加物を変えると技術的範囲に属さなくなります。もっとも、最終的な結論は、個別具体的なの事実関係に依存します。
東京地判平成２８年３月３０日は、実質同一物に関し、
「当該政令処分の対象となった「（当該用途に使用される）物」と相違する点がある対象物件であっても，当該対象物件についての製造販売等の準備が開始された時点（当該対象物件の製造販売等に政令処分が必要な場合は，当該政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点と解される。）において，存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象に照らして，その相違が周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないと認められるなど，当該対象物件が当該政令処分の対象となった「（当該用途に使用される）物」の均等物ないし実質的に同一と評価される物（以下「実質同一物」ということがある。）についての実施行為にまで及ぶと解するのが合理的であ（る）」
と判示しています。
重要な点は、「存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象に照らして，その相違が周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないと認められるなど，」とあるとおり、発明の種類や対象を考慮に入れているという点です。周知技術・慣用技術は、いずれの分野でのどのような目的での「周知」又は「慣用」であるのかという文脈を背後に有しています。特許発明の種類や対象に応じ、どのような周知技術・慣用技術を許容するのかには、違いが生じることもあるでしょう。
要件事実の観点から、技術的範囲に属する（請求原因）→出願から２０年経過（抗弁）→延長された効力の範囲（再抗弁）とすることもできますが、特許の存在の主張の際に出願日が現れることを理由に、技術的範囲に属する＋延長された効力の範囲に属する（請求原因）とすることもできます（前者は、実質的同一の範囲が技術的範囲に収まるべきことの確認的な意味合いとして）。
応用美術(工業デザイン)の著作物性
TRIP TRAP事件の控訴審判決以降、応用美術がどのような場合に著作物に該当するのかという点に関し、様々な見解が現れています。この問題の実質的な論点は、３次元の工業的デザイン（例えば、スポーツカー、バイク、飛行機など）を専ら意匠法で保護するのか、それとも著作権でも保護するのかという点にあります。
著作権法が想定している美（術）と、機能的な美とは、共通する要素もあるものの、座標軸が異なるのだろうと思います。両者が直交しているわけではないため、ベクトルの内積をとると０にはなりません。機能的な美の程度が増していくと、著作権法の美の座標軸に投影した値も大きくなります。そのため、「高度な」美が求められる、という従前の説明も、間違っているわけではありません。しかし、座標軸が異なることを省略すると、ミスリーディングな説明ではあります。
同様な例には、不法行為の違法性（受忍限度）と差止の違法性（受忍限度）との関係があります。
国道４３号線の公害に関する不法行為に基づく損害賠償と人格権侵害に基づく差止めに関し、最判平成７年７月７日民集49巻7号1870頁（平成４年（オ）第１５０３号）と最判平成７年７月７日第49巻7号2599頁（平成４年（オ）第１５０４号）。
不法行為に関し、最高裁は、国側の上告を棄却し、原審（住民の損害賠償請求を認容しました。）の結論を支持しています。その際、規範として、大阪空港事件の大法廷判決（最判昭和５６年１２月２６日 民集 第35巻10号1369頁）を引用し、
「営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害 となり、営造物の設置・管理者において賠償義務を負うかどうかを判断するに当たっては、侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の持つ 公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、侵害行為の開始 とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無 及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察してこれを決すべ きものである。」
と判示しています。
その一方、差止請求に関し、最高裁は、住民側の上告を棄却し、原審（住民の差止請求を棄却しました。）の結論を支持しています。その際、不法行為と違法性の有無について結論が異なる理由として、以下のとおり判示しています。
「道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認 容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素は、周辺住民から 損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断 するにつき考慮すべき要素とほぼ共通するのであるが、施設の供用の差止めと金銭 による賠償という請求内容の相違に対応して、違法性の判断において各要素の重要 性をどの程度のものとして考慮するかにはおのずから相違があるから、右両場合の 違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。このよう な見地に立ってみると、原審の右判断は、正当として是認することができ、その過 程に所論の違法はない。」
不法行為による損害賠償請求と差止請求とでは、考慮すべき要素は多くの点で共通します。結論が異なり得る理由は、受忍限度の閾値が同じ座標軸上で２段階に設定されている（差止の方が閾値が高い）のではなく、考慮要素に乗ずる重みが、損害賠償請求と差止請求とでは異なる（例えば、差止請求での公共の利益の重みは、損害賠償請求よりも大きい）、つまり、座標軸が異なるという点にあります。
著作権法上の美と工業デザインとしての美も、上記と同様の関係にあると解することができます。
プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームの明確性要件と相対的な明確性、唯一の証拠方法
最判平成２７年６月５日は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームについて、技術的範囲及び要旨認定ともに、物同一説を採用しました。
もっとも、PBPクレームの場合、原則として、クレームが明確性要件に適合しないと判断しました。その理由は、製造方法による物の特定は不明確であるという点にあります。
「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか，又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であ（る）」
しかし、構造又は特性で特定することに不可能・非実際的な事情がある場合には、PBPクレームによる特定を許容しました。つまり、クレームは、明確性要件に適合すると判断しました。
「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく，上記のような事情（注：不可能・非実際的事情）がある場合には，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として特 許発明の技術的範囲を確定しても，第三者の利益を不当に害することがないというべきである。」
このような判断枠組みには、批判もあります。そもそも、不可能・非実際的事情がある場合とは、およそ構造又は特性による物の特定が不可能である場合であり、クレームの及ぶ範囲は不明確の極限というべきです。しかし、そのような段階にいたると、クレームが明確であるというのでは、倒錯した議論といわざるを得ません。PBPクレームを許容するか否かにあたり、本来は適していないはずの明確性要件を持ち出したため、このような状況が生じています。
もっとも、クレームの記載方式の相対的な明確性という観点からは、上記の判断枠組みも理解できます。つまり、発明について、(i)構造又は特性での特定と(ii)製造方法による特定との両方ができる場合に、(ii)を選択することは、相対的に不明確な記載であるため、クレームが明確性要件に適合しません。その一方、(ii)しか選択肢がない場合には、比較対象が存在しないため、唯一の発明特定方法として、明確性要件に適合すると解することができます。
民事訴訟では、当事者がある争点について申し出た唯一の証拠について、裁判所は、特段の事情のないかぎり、それを却下することなく取り調べる必要があります（最判昭和５３年３月２３日裁判集民事１２３号２８３頁）。PBPクレームの許容性も、これに似た状況にあるように思います。他に発明の特定のための選択肢がないのであれば、相対的な明確性というテクニカルな説明をしてでも、PBPを許容せざるを得ません。
保証人の主債務者に対する求償権に消滅時効の中断事由がある場合、共同保証人間の求償権に中断の効力は及ぶのか
主たる債務が、時効によって消滅する場合、保証債務も消滅します（民448条；保証債務の附従性）。それでは、共同保証人の一人が主債務者に対して求償権を有する場合、その求償権と、共同保証人間の求償権（民465条）との間には、附従性が生じるのでしょうか。
例えば、共同保証人ａ１とａ２とがおり、ａ１が、主債務者に代わって債権者に代位弁済しし、主債務者に対し求償権を取得し、ａ２に対し共同保証人間の求償権を取得する場合、主債務者に対する求償権を行使して時効を中断させると、その効果がａ２にも及ぶのでしょうか。
条文では、附従性が規定されているわけではありません。解釈としては、民457条1項（「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる」）を共同保証人の主債務者に対する求償権に類推適用するという構成もあり得ます。実質的な根拠としては、共同保証人間の求償の目的は、保証人間の負担の公平性を確保し、その範囲において主たる債務者への求償権を確保することにあるのだから、主たる債務者への求償権について時効中断措置を採れば足りると考えることもできます。
しかし、最判平成２７年１１月１９日は、保証人の主債務者に対する求償権に消滅時効の中断事由がある場合でも、共同保証人間の求償権には中断の効力は及ばないと判断しました。
その理由として、上記判決は、
「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は、主たる債務者の資力が不十分な場合に、弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから、共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり、保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される」
と述べています。
つまり、共同保証人間の求償権の性質は、主たる債務者に対する求償権の担保ではない、両者の関係は、主債務と保証債務との関係とは異なる、との解釈が示されています。この解釈は、原審とほぼ同様です。
民457条1項の類推適用は、やや無理のある構成であるように思います。もっとも、共同保証人間の求償権とは別に、代位弁済した共同保証人が、他の共同保証人に対し、原債権に付随する保証債権を行使する場合も理論的には生じます。ただし、原債権も時効により消滅している可能性が大です。
食品の用途発明
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WGでの議論の結果、食品の用途発明の審査・審判にあたり、用途を限定したクレーム解釈が採用される見込みです。
一般論として、用途発明は、（発明者が）ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明とされています（東京高判平成１３年４月２５日）。もっとも、用途は、当該物をユーザがどのように使うのかに左右されます。同じ物に複数の用途が存在することも多く、その場合に、用途の特定は、客観的には何も特定していないのではないかという批判もあります。その見地からは、用途発明は、使用方法の発明としてクレームされるべきであり、本来であれば間接侵害行為となるべき行為を直接侵害行為に繰り上げるためのテクニカルなクレームドラフティングの所産ということになります。
その一方、客観的には同じ又は類似の物であっても、社会通念上又は市場での取引において、別の物として観念されることもあります。例えば、小売店では別の棚に配置される商品は、成分が同じであっても、異なるユーザを対象としており、区別することができます。
（もっとも、多くの場合、実際には、用途によって添加される補助的な成分に違いがあり、物としても区別することができます。しかし、そのような成分を具体的な物質としては規定できないため、用途を物の特定に借用しています。その一方、物として全く同一であるにもかかわらず、用途ごとに異なる商品名又は型番が付される場合もあります。その場合、用途は、ラベルの表記でしか区別できません。）
しかし、食品の分野では、実務上、公知の食品に用途限定が付されていても、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはないという運用がなされてきました。例えば、ヨーグルトに「骨強化用」を付しても、ヨーグルトという点で従前のヨーグルトと変わるところはなく、新たなカテゴリーが創出されたわけではないと解釈するのであれば、この運用にも根拠を見出すことができます。
その一方、最近の特定保健用食品（トクホ）及び機能性表示食品の増加をふまえ、これらの分野での技術開発を促進するという観点では、食品分野でも用途限定による従来技術との区別を許容するべきであるという意見が強まっていました。
今回の審査基準の改定は、その要望に応えるものです。
プロダクトバイプロセス（ＰＢＰ）クレームの最高裁判決の調査官解説
Ｌ＆Ｔに、プロダクトバイプロセス（ＰＢＰ）クレームの最高裁判決について、担当調査官の解説が掲載されています。
気づいた点は、以下のとおりです。
・製造方法による物の特定に関し、クレームの公示機能及び第三者への信頼が損なわれることへの懸念が重視されている。
製造方法で物を特定する場合、結局、クレームがどのような物を包含しているのか、不明確になりがちです。上記の懸念は理解できます。しかし、不可能・非実際的事情があったからといって、製造方法で物を特定する場合の上記問題点が解消されるわけではありません。不可能・非実際的事情があれば明確性要件に適合するという解釈は、政策論としては合理的ですが、解釈として無理があります。この点への言及はありません。
・１０４条の３の導入も重要な要因の一つである。
１０４条の３の導入により、技術的範囲の確定と要旨の認定とで解釈・処理の基本的な枠組みが異なることは不合理である（多数意見もこの趣旨を述べています。）、過去のＰＢＰクレームの最高裁判決は１０４条の３の導入よりも前の事案であり、本判決はこれらの判決と抵触しない、との説明があります。
ＰＢＰクレームに限らず、技術的範囲の確定と要旨の認定が一致すべきであるとすると、侵害訴訟を超えて、特許庁の審査・審判での要旨認定にまで影響が及びます。それで良いのでしょうか。
・訂正でもカテゴリー変更を許容することを提言している。
脚注ではありますが、ＰＢＰについては、カテゴリー変更を許容することは「これを認めるのが相当と思われる」と説明されています。
この点が最大の問題ですので、手当てを提言していただくことはありがたいのですが、影響を事前によく考えてほしいものです。
最高裁は、今後、多数の権利者が、製法を相違点として特許を取得しておきながら、構造及び特性の構成要件の充足のみで権利行使を仕掛けるとしたら、そのような事態を放置すべきではないと考えたというのが実態なのかもしれません。
